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從判決的角度看現行商标法第十九條第四款的适用
2019-07-26 10:45:58
2019年4月23日全國人民代表大會常務委員會通過了對《中華人民共和國商标法》作出修改的決定,關于現行商标法第十九條第四款的修訂情況是商标法第三十三條修改為“對初步審定公告的商标,自公告之日起三個月内,在先權利人、利害關系人認為違反本法第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規定的,或者任何人認為違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規定的,可以向商标局提出異議。公告期滿無異議的,予以核準注冊,發給商标注冊證,并予公告。

 

商标法第四十四條第一款修改為“已經注冊的商标,違反本法第四條、第十條、第十一條、第十二條、第十九條第四款規定的,或者是以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的,由商标局宣告該注冊商标無效;其他單位或者個人可以請求商标評審委員會宣告該注冊商标無效。

 

2019年4月24日北京高院發布了商标授權确權行政案件審理指南,其中關于現行商标法第十九條第四款之規定,北京高院從“商标代理機構的認定”、“商标代理業務的認定”、“訴争商标的轉讓不影響主體的認定”、“訴争商标申請注冊範圍的确定”四個方面進行了詳細的解讀。

 

2019年6月14日由中華商标協會主辦的“《商标授權确權行政案件審理指南》的理解與适用”培訓班在中國人民大學舉辦,培訓中法官對于現行商标法第十九條第四款作出了詳細的解讀,并認為“商标注冊人與商标代理機構之間存在勞動等特殊關系而進行商标注冊的行為可以認定為商标代理機構的行為,按照現行商标法第十九條第四款之規定進行處理。

 

筆者對現行商标法中的第十九條第四款“商标代理機構除對其代理服務申請商标注冊外,不得申請注冊其他商标”這一條款于知産寶平台進行了案例檢索,結合最近處理的商标代理機構關聯股東、關聯公司等特殊關系搶注商标案件,以及最新商标法修訂條款的相關規定、北京高院發布的商标授權确權行政案件審理指南、北京高院就《商标授權确權行政案件審理指南》的理解與适用所做培訓内容,現将本次檢索到的商标法第十九條第四款所涉案例情況作出分析。

 

 

商标代理機構主體身份的認定關鍵在于是否包括“商标代理”業務。商标代理機構既指已經備案的從事商标代理業務的主體、工商營業執照中記載從事商标代理業務的主體,也指雖未備案但實際從事商标代理業務的主體,營業執照中的記載事項不能作為排除認定“商标代理機構”的當然依據。

 

 

 

典型案例為(2016)京73行初6810号易介集團北京有限公司訴國家工商行政管理總局商标評審委員會不予注冊複審一案,該案中易介公司辯稱:盡管其營業執照的經營範圍包括“商标代理”業務,但并未向商标局備案,根據商标法實施條例的相關規定,易介公司依然不能從事商标代理業務,營業執照的經營包括“商标代理”業務是從事“商标代理”業務的必要條件,而非充分條件,若認為隻要經營範圍包括“商标代理”業務,不管是否具體實施“商标代理”業務而均屬“商标代理機構”的話,屬于法律适用錯誤。

 

該案中法院認為商标申請注冊主體是否為商标代理機構的審查,應以商标注冊申請日為準,商标代理機構在申請注冊非代理服務後對營業範圍、備案登記的變更,并不能改變商标代理機構注冊非代理服務商标,進而擾亂商标注冊秩序的行為性質,否則商标法第十九條第四款對于商标代理機構的限制将被架空,雖然易介公司審理時已在營業範圍中删除“商标代理”服務,且在商标局注銷了商标代理機構登記,但不能改變涉案商标申請時易介公司屬于商标代理機構的事實。

 

 

 

上述案例中商标代理機構性質認定的關鍵點在于商标申請注冊時的營業範圍和備案信息是否包括“商标代理”業務,營業範圍中若已經包含“商标代理”,是否備案不影響“商标代理”的認定,而且若商标申請注冊時的營業範圍中包括“商标代理”服務,後續的營業執照和備案登記的變更也不能改變“商标代理機構”性質的認定。商标核準注冊的時間是适用2001年商标法和2014年商标法的分界線,也是認定“商标代理機構”的關鍵。

 

 

典型案例為(2017)京73行初3148号北京艾克諾維科技有限公司訴國家工商行政管理總局商标評審委員會無效宣告商标一審案,該案中艾克諾維公司辯稱:涉案商标申請日期、初步審定日期均在修改前商标法(2001年商标法)試行期間,根據法不溯及既往原則,對涉案商标的審理應适用2001年商标法,而非2014年商标法新增内容,艾克諾維公司于2016年12月對其經營範圍已經作出變更,在商标評審階段已不屬于“商标代理機構”,涉案商标予以無效宣告的理由已經不複存在。

 

該案中法院認為涉案商标雖申請于2011年,但經異議程序後于2015年才被核準注冊,故依據2014年商标法進行實質審查并無不妥。商标申請日期、初審公告日期、獲得商标專用權的日期均不能等同于商标經核準獲準注冊的日期。最終法院認為涉案商标雖申請于2014年商标法施行前,但在商标法施行後才被核準注冊,故訴訟時應适用2014年商标法第十九條第四款之規定進行審查涉案商标,艾克諾維雖于2016年對其經營範圍作出變更,不能改變其以商标代理機構身份申請注冊非代理服務商标的事實,不構成阻卻2014年商标法第十九條第四款适用的合法理由,判決駁回艾克諾維的訴訟請求。

 

 

2014年商标法實施後未核準注冊的商标應适用現行商标法第十九條第四款之規定進行認定是否屬于商标代理機構。

 

 

典型案例為(2018)京行終1623号泰安财源商标事務所有限公司訴國家工商行政管理總局商标評審委員會異議複審二審案,該案中涉案商标申請于2011年,後被相關權利人以搶注、近似、侵犯商号權為由提起了異議申請,商标局經審查後認為異議理由不成立,予以核準注冊,當事人對裁定不服向商評委申請複審,商評委以違反2014年商标法第十九條第四款之規定不予注冊,泰安财源不服該裁定向北京知産法院提起了訴訟,一審認為涉案商标違反了2014年商标法第十九條第四款之規定不予注冊,于是泰安财源又于2018年提起了上訴,至上訴案件審理時,涉案商标并未取得商标權。

 

該案中法院認為涉案商标申請日在2014年商标法實施前,2014年商标法實施後該商标依然未獲得核準注冊,因此應适用2014年商标法第十九條第四款之規定審查涉案商标的注冊是否違反2014年商标法第十九條第四款之規定,最終法院認為泰安财源營業執照載明的經營範圍包括商标代理,應屬于商标代理機構,故其申請注冊涉案商标的行為違反了2014年商标法第十九條第四款之規定,涉案商标不應核準注冊。

 

 

該案中法院在适用法律時的依據為《最高人民法院關于商标法修改決定實施後商标案件管轄和法律适用問題的解釋》第六條,該條規定:對于在商标法修改決定實施前當事人就尚未核準注冊的商标申請複審,商标評審委員會于決定施行後做出複審決定或者裁定,當事人提起行政訴訟的,人民法院審查時适用修改後的商标法。對于商标法修改決定施行前受理的商标複審申請,商标評審委員會于決定試行後做出核準注冊決定,當事人提起行政訴訟的,人民法院不予受理;商标評審委員會于決定施行後作出不予核準注冊決定,當事人提起行政訴訟的,人民法院審查相關訴權和主體資格問題時,适用修改前的商标法。

 

商标核準注冊時間雖早于2014年商标法施行時間,但商标代理機構注冊在非代理服務上的商标狀态持續到現行商标法施行之後,依然會被認為違反了2014年商标法第十九條第四款之規定。

 

 

典型案例為(2018)京行終5617号廈門市湖裡區勁翔聯合商标代理事務所訴國家工商行政管理總局商标評審委員會無效宣告商标二審案,該案中一審法院北京知識産權法院認為涉案商标申請于2011年,核準注冊于2014年3月7日,勁翔商标事務所是一家經商标局備案的商标代理機構,申請注冊的涉案商标核定在服裝、鞋等商品上,超出了代理服務範圍,雖然涉案商标申請時的商标法并未對此予以禁止,但涉案商标獲準注冊後的狀态仍然持續到了現行商标法施行之後,鑒于涉案商标在現行商标法施行後被申請宣告無效,故依據2014年商标法第十九條第四款之規定進行審查,涉案商标的注冊違反了“商标代理機構除對其代理服務申請商标注冊外,不得申請注冊其他商标”之法律規定。

 
 

“商标代理機構除對其代理服務申請商标注冊外,不得申請注冊其他商标”這一條款在具體适用時,無論涉案商标轉讓幾次,都不影響原注冊主體“商标代理機構”的認定,涉案商标均會被認為違反現行商标法第十九條第四款之規定而不予核準注冊或者被無效等。

 

 

典型案例為(2017)京行終1742号北京拍腦殼科技有限公司訴國家工商行政管理總局商标評審委員會駁回複審(商标)二審案,該案中涉案商标原申請人為北京知果果科技有限公司,申請注冊的類别為第9類,知果公司成立于2014年,經營範圍包括“商标代理”,拍腦殼公司成立于2015年,經營範圍不包括“商标代理”,涉案商标于2016年由知果公司轉讓給了拍腦殼公司,後因該商标被引證商标駁回,拍腦殼公司作為涉案商标的權利繼受人不服駁回裁定提起了訴訟。

 

訴訟中法院認為涉案商标的注冊已經違反了現行商标法第十九條第四款之規定,而且涉案商标不應因知果公司在提出商标申請之後将該商标申請權轉讓給拍腦殼公司而改變,雖然商标法并不禁止知果公司将涉案商标轉讓給非商标代理機構的法律主體,但該商标轉讓行為不能成為涉案商标申請注冊未違反商标法第十九條第四款規定的理由,否則很可能出現以商标轉讓為名、以規避商标法第十九條第四款規定為實的不誠信行為,最終涉案商标因違反現行商标法第十九條第四款之規定被無效。

 

 

商标代理機構主張涉案商标為代替客戶持有并申請,并提交相關協議證據并不能改變代理機構在代理服務外的其他類别申請注冊商标的事實,該行為依然構成現行商标法第十九條第四款之規定。

 

 

典型案例為(2016)京73行初171号四川中博知識産權代理有限公司訴國家工商行政管理總局商标評審委員會駁回複審商标一審案,該案中中博公司辯稱涉案商标為其代替客戶申請并持有,而且提交了與客戶簽訂的相關協議證據,而且至審理時涉案商标已經轉給第三人,涉案商标不在商标代理機構名下,商評委駁回涉案商标的理由已不複存在,依據情勢變更原則,應當根據變更後的事實重新裁定。

 

經審理,法院認為無論商标代理機構是基于何種原因或出于何種目的進行的注冊商标,隻要是在代理服務之外進行注冊申請,均屬于現行商标法第十九條第四款禁止的情形,涉案商标雖已轉讓,并不能改變涉案商标應被商标法第十九條第四款禁止的法律後果,而且中博公司代申請行為實際上就是為了規避2001年商标法中有關自然人不能申請服務商标的法律規定,涉案商标的轉讓行為則是為了規避2014年商标法有關商标代理機構不得申請注冊除代理服務外其他商标的法律規定,最終涉案商标被無效。

 
 

商标申請人與商标代理機構之間存在勞動關系等特定身份關系的,可以認定為其商标注冊行為系與該商标代理機構的惡意串通,同樣适用現行商标法第十九條第四款之規定。

 

 

典型案例為(2018)京行終5989号湖南友誼阿波羅商業股份有限公司訴國家知識産權局無效宣告專利二審案,該案中法院認為涉案商标注冊人在多個服務和商品類别上注冊了80多件商标,包括衆多與他人知名商标相同或者相近的商标,涉案商标注冊人的商标代理機構的法定代表人與涉案商标注冊人屬于父子關系,該代理機構法定代表人持有代理機構99%的股權,涉案商标注冊人名下商标均由該代理機構注冊,據此法院認為涉案商标注冊人、其商标代理機構、代理機構的法定代表人具有“明顯搶注他人商标的共同故意”,涉案商标系商标代理機構假借其工作人員近親屬之名申請注冊,已達到規避法律的目的,故涉案商标注冊人的行為視為商标代理機構的行為,涉案商标的注冊違反了商标法第十九條第四款之規定。

 
 

上述案例中涉案商标申請人與商标代理機構的法定代表人因父子關系的存在,雙方共同故意搶注他人商标而被認定為涉案商标注冊人的行為視為商标代理機構的行為,涉案商标的注冊違反了現行商标法第十九條第四款之規定。

 

筆者最近處理的幾起商标異議和無效宣告申請案件中,被異議人或被申請人并無“父子關系”,而是屬于關聯股東、關聯公司的關系,而且利用這種特殊關系的不正常注冊更加隐蔽了。經調研,幾起案件中的被異議人或被申請人及其對應的代理機構之間在股東的構成上均存在相互交叉關系,而且這個股東曾經還是代理機構的股東,後退出代理機構,在新的公司中又是股東之一,在無法知曉該股東于商标代理機構、新公司中所占股權比例的情況下難以認定為“實際控制人”。同時,該股東在入職新公司後也會出現從該公司退出的情形,但在該股東任職期間所在公司會大量申請注冊商标,包括惡意搶注他人的商标。

 

現行商标法第十九條第四款将從2019年11月1日起正式入法成為商标異議申請、無效宣告申請的法定理由,而上述所列案例,包括駁回複審案件、不予注冊複審案件、異議申請案件、無效宣告申請案件對于現行商标法第十九條第四款的成功實踐,北京高院發布的商标授權确權行政案件審理指南以及針對該審理指南中華商标協會舉辦的理解與适用培訓班,無疑在法律層面、實踐方面、理解方面給予了該條款極大的理論和實踐支持,對于商标從業人員以及相關權利人來說更是增加了維權的勝算,筆者相信随着法律的不斷完善以及實踐的不斷成熟,商标代理機構利用其關聯股東、關聯公司等特殊身份關系的商标囤積或者搶注行為在适用現行商标法第十九條第四款之規定時也會越來越頻繁,相關權利人的合法權益也會進一步得到法律的保護。

 

 

(本文為授權發布,未經許可不得轉載)

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