2o18直接开奖 
歡迎來到上海協力知識産權網!
如何用“正當理由”之盾阻卻“撤三”之矛
2019-08-01 10:46:00

引言

7月3日,歐洲法院(CJEU)作出了一例關于“臨床試驗”不構成對注冊商标“不使用撤銷”制度阻卻事由的判決。[1]上訴方Viridis是一家醫藥品公司,其擁有注冊商标“Boswelan”。而第三方以“超過5年未在歐盟地區真實使用”為由,提出該涉案商标的撤銷申請。歐盟知識産權局上訴委員會随後作出撤銷決定,普通法院(GC)予以一審維持。

 

Viridis公司向CJEU提出上訴稱,該商标已經在歐洲地區投入了實際使用,即便不構成實際使用,也由于其正在進行“臨床試驗”而構成了不使用的“正當理由”。歐洲法院經審理認為,在本案的具體情形下,“臨床試驗”的時間是商标權人所預知的程序,其時間也在在申請人的控制範圍之内;并且權利人直到商标申請3年後才提請臨床試驗的審批,屬于不合理的延遲,因而不構成不使用的“正當理由”。[2]


本案提出了一個值得關注的問題,即在商标不使用撤銷制度下,“正當理由”作為阻卻事由應當如何認定。在我國行政和司法程序中,對于這一重要規則的認定标準卻并不統一。這對于很多持有未使用商标的權利人來說,無疑于一把“達摩克利斯之劍”懸于頭頂。那麼,從權利人的角度,我們應當如何化被動為主動,運用好“正當理由”這個盾反擊“撤三”制度之矛呢?還須從“正當理由”的認定标準進行把握。

 

一、我國撤三制度下“正當理由”認定之殇

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

在商标使用愈來愈被重視的今天,絕大多數國家的商标法或者國際公約中都設置了商标不使用撤銷制度,相應地,又設有“正當理由”也作為阻卻事由。[3]“正當理由”作為撤銷制度下的唯一阻卻事由,尤其是撤三制度屢被有心人作為不正當競争路徑時,擔任着平衡個人利益和公衆利益的重要杠杆角色。而我國的“正當理由”入法進程卻相對緩慢,直到2001年為加入WTO才被動将其寫入《商标法實施條例》第39條第2款中,而13年第三次修法時才被吸納入《商标法》中。而對于該規則的具體認定标準,則在立法和實踐層面上都存在着模糊和不一緻。

 

(一)不同救濟層級下認定标準不一

 

我國商标法為“撤三”制度提供了四個救濟層級:商标局、商評委複審、法院行政一審和二審。而行政和司法對于“正當理由”的認定标準卻并不統一。

 

2005年商标局和商評委聯合發布的《商标審查和審理标準》中首次以“列舉+概括”的方式将“正當理由”明确為下列情形:(1)不可抗力;(2)因政府政策性限制停止使用的;(3)因破産清算停止使用的;(4)其他不可歸責于商标注冊人的正當事由。

 

而2010年最高法院發布的《關于審理商标授權确權行政案件的意見》中第20項中以兩層級的方式進行了對“正當理由”的事由的确定:“一是緻商标權人停止使用或者未能實際使用注冊商标的不可抗力、政策性限制、破産清算等三種客觀事由;二是其他緻已有真實使用商标意圖并且有實際使用的必要準備的商标權人不能實際使用注冊商标的客觀事由。”而在13年修訂的《商标法實施條例》中,正當理由又變為與《商标審查和審理标準》基本一緻。

 

雖然都是“列舉+兜底”式立法,但是仔細觀察會發現司法和行政機關在“正當理由”的判定上存在不小的差異。司法标準總體要嚴于行政程序中的标準,主要體現為兜底條款的适用範圍更為限縮。

 

(二)不同法院适用标準不一

 

筆者以“商标連續三年不使用撤銷”“正當理由”為關鍵詞檢索選取了幾例典型案例,并将其以不同的事由進行分類,以期探索法院在認定标準上的規律。

 

事由

案号

法院認定理由

認定标準

政策性限制

寶島案[4]

在指定期限内停止使用注冊商标的情形,系國家煙草專賣局出于政策考慮對煙卷品牌生産的限制。”

 

實際使用+再使用可能性

三槍案[5]

三槍公司具有真實使用複審商标的意圖,并且有實際使用的必要準備。

 

真實使用意圖+實際使用必要準備

破産清算

冰花案[6]

企業改制僅維持 2 個月,對正常的生産經營活動不構成實質性影響。”

破産清算時間+其他

莎芬娜案[7]

孤證證明力不足

破産清算+其他

大自然案[8]

孤證證明力不足

破産清算+其他

三得利案[9]

商标權人因違規被吊銷營業執照而不能使用商标不屬于正當理由。”

破産清算的成因

其他事由

蘭桂坊案[10]

單獨的前期準備行為不能成為複審商标在指定期間内未使用的正當理由。”

單獨前期準備不構成

 

從以上對比可見,我國各法院對于某一具體事由的認定标準并不統一,從而形成了個案的較大差異,不利于裁判标準的形成,也為企業在應訴過程中帶來很大的不穩定性。

 

二、從嚴認定為大勢所趨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(一)域外趨勢

 

不同于我國的被動入法,很多國家早就通過判例或立法的形式确立了該規則的重要地位。

 

歐盟在Armin Haupl v. Lidl案[11]中确立了判斷“正當理由”的兩大要素:一是存在獨立于商标權人意志的障礙;二是該障礙直接導緻商标的使用不可能或不現實。[12]強調了并非障礙不可歸責于商标權人,更不在權利人的控制之下。這一點也在前述Viridis案中得到了确認。

 

日本《工業所有權法逐條解說》中也對于“正當理由”進行了限定,僅限于天災或者立法限制(3年以上)導緻商标無法使用等情形。[13]

 

美國商标法則規定,發生使用商标的阻礙原因不可歸責于注冊商标人,其中包括不可抗力、戰争、政府禁令、罷工、企業破産清算、進口限制等。[14]

 

而我國香港地區相應的“沒有能成立的理由”規定在《香港商标條例》第52條(2)(a)中,包含了商品或服務進出口限制或其他政府規定。[15]而不可抗力、破産清算卻沒有被包含其中。

 

各國的規定雖然存在着一定的差異性,但是在整體認定趨勢上卻保持了主客綜合認定、從嚴認定的一緻性。例如歐盟和日本都非常強調權利人對于障礙的不可控制性。香港也對于單獨的不可抗力或破産清算不認定為正當理由。

 

(二)我國趨勢

 

首先,對于三類具體列舉的“正當理由”的情形,司法實踐一般認為其并不能單獨作為“撤三”制度的阻卻事由。以“政策性限制”為例,在“惠譽 HUIYU”案[16]中,法院認為權利人未使用注冊商标卻系政策性限制,但是在三年期間其并未為商标的實際使用作出準備,因而不構成正當理由。除了不可抗力實踐中較難遇到,更為常見的“破産清算”程序則即便在學理上也難以單獨視為阻卻事由,更遑論在司法實踐中予以正面認定。

 

其次,對于其他事由,法院的認定更為嚴格,對于權利人的舉證要求也更高。在蘭桂坊案[17]中,一審法院認為“單獨的前期準備行為也不能成為特定期間内不使用的正當理由”。更多的案件中,法院則并未明确論述不構成“正當理由”的原因,直接以不構成四項法定事由而予以駁回。

 

可見在我國的司法實踐中,對于“正當理由”的認定除了法條中列舉的三類客觀事實之外,同樣也會考量權利人是否有真實的使用意圖/實際使用準備,以及其他個案的具體考量因素,總體上較為嚴格。

 

三、從認定标準把握“正當理由”訴訟策略

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

主客觀相結合的綜合認定标準已為法院所采納,在嚴格認定“正當理由”的大趨勢下,企業應當如何利用“正當理由”抗辯,來堅守自身的正當利益呢?

 

(一)莫小看真實使用意圖/實際使用準備

 

從司法判例中可見,法院非常重視權利人申請注冊商标的主觀目的,體現為有無真實的使用意圖或為實際使用做準備。這就要求商标權人在進行商品商業化準備活動中及時保留各種商标使用憑證。

 

另外,即便客觀上真實面臨了條款中所明确列舉的三類阻卻事由,商标權人也不能就此在權利上“躺屍”,一樣需要為商标的重新使用作出積極的努力和準備。在前述“惠譽 HUIYU”和“Viridis”案中,法院均不否認客觀上構成了商标不能使用的事由,但是權利人沒能舉證證明其主觀上也具有實施商标使用的真實意圖,因而不構成不使用的正當理由。

 

(二)不同法院适用标準不一

 

1. 證據時點

 

對于“正當理由”事由進行舉證時,有兩個時點和一個期間非常重要。分别為商标注冊日、商标申請撤銷日以及“三年”的期間。對于“障礙”來說,其應當是發生在商标注冊日之後,商标申請撤銷日之前的,并且能夠覆蓋商标不使用的整整“三年”期間,否則便算不上是根本上斷絕了商标一切使用的可能性。上述 “惠譽 HUIYU”案[18]中也指明了時間點的重要性。

 

2. 證據類型

 

對于什麼樣的證據能夠有助于證明“正當理由”的存在,由于個案中成功适用“正當理由”進行不使用抗辯的數量極少,且個案差異較大,尚未形成統一規律。但成功抗辯的案例,例如寶島案[19],仍可以帶來啟發,該案中“寶島”商标權利人海南紅塔公司向法院提交了2004、2005、2007、2011年國家煙草專賣局出具的有關《意見》和《函》,從而成功令法院得出了客觀“政策性限制”導緻了商标從根本上無法使用的結論。可見這是一個逐漸證成的過程,愈是客觀中立、愈是在時間邏輯上周密的多份證明性文件愈有利于完成推論的證成。相反,孤證很難達到有效的證明力,例如“莎芬娜”案以及“大自然”案都因此而被撤銷商标。

 

3. 如何舉證

 

對于“正當理由”的舉證來說,首要的就是保證證據的客觀性,如此方能凸顯“不可歸責性”。例如官方的政策性文件、公開的自然災害相關報道、第三方出具的破産事由分析報告等等。其次,對于不同類型的阻卻事由,在舉證方式上也稍有不同。對于政策性限制及不可抗力,重點在于證明客觀不可抗力和政策的存在;但是對于破産清算及其他事由,僅僅對于“障礙”存在的舉證還不充分,還須證明“障礙”形成的原因,及其對于商标使用的具體影響。例如,對于破産清算事由來說,不僅要考量破産清算的原因、破産清算對于商品銷售的具體影響、以及清算程序的運行等等,這些都需要權利人進行舉證。

 

在商标使用逐漸被重視的大背景下,“正當理由”作為我國注冊商标“撤三”制度的唯一阻卻事由,其适用範圍和認定标準理應受到審慎對待。而權利人面對“撤三”的挑戰,也不必畏懼。在認真了解該制度的認定機理的基礎上,靈活運用“正當理由”及相應證據規則,積極維護自己正當的商标權益。

 

參考文獻:

 
 

向上滑動閱覽

1.Viridis Pharmaceutical v EUIPO, C-668/17, Judgment of 3 Jul 2019.
2. “CJEU: Trademark use in clinical trials, no bar to non-use revocation”: https://www.jdsupra.com/legalnews/cjeu-trademark-use-in-clinical-trials-55193/, last visited: 2019-07-27.
3. 如TRIPS協議第19條第1款的“有效理由”、德國商标法第26條第1項的“正當理由”,以及意大利商标法第42條之“法定理由”。
4.(2014)高行(知)終字第3198号。
5.(2014)高行終字1745号。
6.(2011)高行終字第49号。
7.(2014)高行知終第1276号。
8.(2014)高行(知)終字2195号。
9.(2013)高行終字第1751号。
10.(2014)高行終字第112号。
11.Armin Häupl v Lidl Stiftung & Co. KG, C-246/05, Judgement of the Court (Third Chamber), 14 June 2007.
12.熊偉紅:《注冊商标三年不使用撤銷制度研究》,碩士學位論文,蘭州大學,2017,第25頁。
13.特許廳編:《工業所有權法逐條解說(16版)》,第1212頁。
14.王蓮峰:《商标的實際使用及其立法完善》,載于《華東政法大學學報》,2011年第6期,第24頁。
15.《香港商标條例》第52條(2)(a)。
16.(2014)高行終字第47号。
17.(2014)高行終字第112号。
18.(2012)高行終字第1513号。
19.(2014)高行(知)終字第3198号。

 

(本文為授權發布,未經許可不得轉載)





0.0443s